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北京康信华源知识产权咨询有限公司
张晓川宋鸣镝
前言
前段时间，上海知识产权法院对上海聚蓝公司诉莱卡公司和沃尔玛华东公司侵犯发明专利权纠纷一案作出一审判决。判决认为，莱卡公司的5000SERIES-J51型滤水壶侵犯了上海聚蓝公司的专利权（专利号：ZL10208923.8），莱卡公司和沃尔玛华东公司共同赔偿上海聚蓝公司100万元，沃尔玛华东公司对其中的1万元承担连带赔偿责任。一时间该案备受关注，假如莱卡公司将该款产品投放中国市场之前进行了FTO检索分析，其能否避免此次专利侵权诉讼呢？
庭审现场（上海知识产权法院供图）
一
FTO的含义及意义
FTO（FreedomTo Operate的缩写）指的是自由实施尽职调查，即为确定一项技术或一种产品能否不受第三方知识产权（通常指专利权）的阻碍而能够自由实施所开展的法律尽职调查。也就是说，在技术推广或者产品上市之前，进行专利防侵权检索与分析，以确定该技术或产品是否存在侵权风险。进行FTO检索分析的最佳时机优选在技术或产品的技术方案初步完成时，如果发现有侵权风险的话，可以及时调整技术方案或者进行规避设计，从而保证技术推广或产品上市时是不存在侵权风险的。
二
FTO的实施步骤
实施一个完整的FTO检索分析主要包括以下三个步骤：1. 充分了解技术或产品，明确技术要点基于目标技术或产品的资料，明确关键性技术和创新性技术作为检索与筛选的重点，而通用性技术或者现有技术作为非重点适当关注即可。2. 根据技术要点制定检索策略，筛选高相关专利将关键性技术和创新性技术转化为检索要素，在检索要素表中进行关键词的扩充并选用相关的分类号，制定检索式并在数据库中进行检索，从检索结果中筛选出与目标技术或产品相关度较高的有效专利。3. 进行侵权对比分析，确认侵权风险针对高相关专利首先确定权利要求的实际保护范围，例如专利文件要选用授权文本，在复审委官网确认是否被无效以及权利要求是否有修改，调研审查过程文件确认是否有特殊的限定。然后根据全面覆盖和等同侵权的判断原则，分析权利要求保护范围和目标技术或产品的侵权风险。
三
莱卡滤水壶的FTO检索分析
假如莱卡公司对其J51型滤水壶进行了FTO检索分析，其可以参照上文中的步骤来实施。1. 充分了解J51型滤水壶的技术事实针对莱卡公司的J51型滤水壶，可以参考京东网上销售的J51-AC或者J51-CC的产品介绍来考虑（如果现在京东上看不到该产品，不排除下架的可能性）。下图1至图3为J51型滤水壶的宣传图片，其中介绍了该滤水壶的主要性能。
图1 J51-CC滤水壶外形
图2 J51滤水壶过滤系统
图3 J51滤水壶微生物阻断滤芯可以看出，J51型滤水壶具有双滤功能，可从自来水滤出直饮矿物水。双滤功能指的是，既能过滤掉较大杂质（如泥沙、残留物、悬浮物和颗粒物等），又能过滤掉分子级杂质（如氯及其他化合物，农药、除草剂及其他化肥残留物，水垢，致病菌寄生虫，以及铜、汞、铅等重金属）。2. 制定滤水壶的检索策略并筛选专利根据J51型滤水壶的双滤功能，设定的检索要素表如下：
检索要素
核心关键词
扩展关键词
IPC
滤水壶
过滤
滤、过滤
除、去除、排除、净化等
C02F1
C02F9
……
水
水
自来水、直饮水、饮用水、矿物水、液体、流体等
壶
壶
容器、装置、装备等
双滤
双重
双滤、双重、两级
双层、多层、多级等
B01D
B01D24
B01D25
B01D36
B01D37
……
在检索要素表的基础上，可采用总分的检索策略，即检索具有双重过滤功能的滤水壶，具有过滤较大杂质或者分子级杂质的滤水壶，以及滤水壶的核心部件——过滤器，最后针对相关申请人进行补充检索。以CNIPR为检索数据库，假定的检索日期设定为12月31日，所制定的检索式具体如下：
序号
检索式
专利量
一、检索具有双重过滤功能的滤水壶
1.1
名称=(滤水壶 or ((滤 or 过滤) and 水 and 壶)) and 权利要求书=(（杂质 or 泥沙 or 泥 or 沙 or 残留 or 悬浮 or 颗粒） and （氯 or 化合物 or 农药 or 除草剂 or 化肥 or 水垢 or 病毒 or 细菌 or 病 or 菌 or 微生物 or 寄生虫 or 铜 or 汞 or 铅 or 重金属）) and 申请日=(19990101 to 1231)
16
…
……
…
1.n
名称，摘要，权利要求书+=(滤水壶 or (滤 and/10 壶)) and 说明书=(（杂质 or 泥沙 or 泥 or 沙 or 残留 or 悬浮 or 颗粒） and （分子 or 大分子 or 高分子 or 氯 or 化合物 or 农药 or 除草剂 or 化肥 or 水垢 or 病毒 or 细菌 or 病 or 菌 or 微生物 or 寄生虫 or 铜 or 汞 or 铅 or 重金属）) and 申请日=(19990101 to 1231)
391
二、检索过滤较大杂质的滤水壶
2.1
名称=(滤水壶 or ((滤 or 过滤) and 水 and 壶)) and 权利要求书=(杂质 or 泥沙 or 泥 or 沙 or 残留 or 悬浮 or 颗粒） and 申请日=(19990101 to 1231)
35
…
……
…
三、检索过滤分子级杂质的滤水壶
3.1
名称=(滤水壶 or ((滤 or 过滤) and 水 and 壶)) and 权利要求书=(氯 or 化合物 or 农药 or 除草剂 or 化肥 or 水垢 or 病毒 or 细菌 or 病 or 菌 or 微生物 or 寄生虫 or 铜 or 汞 or 铅 or 重金属） and 申请日=(19990101 to 1231)
47
…
……
…
四、检索过滤器
五、检索相关申请人
5.1
申请(专利权)人=(上海聚蓝水处理科技有限公司 and …) and 申请日=(19990101 to 1231)
在CNIPR数据库中进行检索，验证能否检索到该款水壶的高相关专利。其中，检索式1.1检索到的16件专利中，有7件专利为上海聚蓝水处理科技有限公司所申请的，例如专利CN10095602.4（过滤水壶滤芯用的复合过滤材料）、CN10204087.9（装有有害离子回收树脂滤芯过滤模块的直饮水壶）和CN10204089.8（装有杀菌过滤模块的直饮水壶）等，因此可将聚蓝公司作为相关申请人进行进一步检索。在检索式1.n的检索结果中，已然可以捕捉到专利号为CN10208923.8的涉诉专利。当然，在后续的检索式中，还可以多次捕捉到该涉诉专利。3. 分析高相关专利的侵权风险关于莱卡公司的J51型滤水壶是否侵犯上海聚蓝公司的专利权，可以参考最终判决结果中对于专利侵权的分析。
四
结论
根据莱卡公司J51型滤水壶的技术事实进行FTO检索分析，可以筛选出多件高相关专利，然后再逐件分析是否具有侵权风险。假如莱卡公司在J51型滤水壶的技术方案初步设计完成之时或者产品上市之前，进行了FTO检索分析，那么就会发现该产品存在着一定的专利侵权风险，从而及时采取调整市场策略、修改设计方案、购买高相关专利或者获取实施许可等手段，甚至在搜集现有技术后还可以对高相关专利提起专利无效宣告请求，这都将可以有效地为产品上市扫清专利障碍，避免后期专利诉讼的发生。北京康信华源知识产权咨询有限公司，是国内一线的大型知识产权咨询公司，专注于专利挖掘及布局策划、技术研发咨询、专利风险预警及应急救助、知识产权许可、转让、知识产权战略策划等项目，为客户提供专业的综合法律、技术、管理的解决方案。
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